2020후11943판결(상표법상 식별력 손상여부)

대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결

 

장난감 회사로 저명한  "LEGO" 회사가 의약품류를 지정상품으로 한 등록상표 "LEGOCHEMPHARMA"에 대하여 등록무효를 구한 사건입니다. 등록무효의 이유는 상표법 제34조 제1항 제11호 (수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없다)에 의하여, 저명한 선사용상표("LEGO" 및 "레고")의 식별력을 손상시킬 수 있다는 것입니다. 대법원은 이 사건 등록상표 "LEGOCHEMPHARMA"가 선사용상표("LEGO")와 유사하고, 연상 작용이 발생할 가능성이 높아서 선사용상표들의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당한다고 판단하였습니다.
※ 바쁘신 분들은 제목과 밑줄 친 부분만 읽으셔도 무방할 듯합니다.

 

---

원고: LEGO Juris A/S, 피고: 레고켐 바이오사이언스

 

 

피고의 "LEGOCHEMPHARMA"는 "LEGO"와 유사하며 용이하게 연상시키므로, "LEGOCHEMPHARMA"가 그 지정상품(약제류)에 사용될 경우 선사용상표(LEGO, 레고)들의 식별력과 명성이 손상될 우려가 있으므로 등록이 무효가 되어야 합니다!

 

우리는 LEGO로 약칭되지 않고, 약칭된다면 'LEGOCHEM'으로 인식 사용될 것입니다.

Lego Chemistry는 일반적으로 의약합성기법이라는 의미로 사용되므로, 우리의 신약 연구개발 특징을 나타내기 위해서 "Lego chemistry"라는 용어의 약칭을 사용할 필요가 있습니다! (따라서 LEGO의 식별력과 명성을 손상시킬 우려가 없습니다.)

 

---

특허심판원의 판단

원고(LEGO)가 LEGOCHEMPHARMA 등록상표에 대한 무효심판을 청구하였으나, 기각되었습니다.

(즉 LEGOCHEMPHARMA 등록상표는 유효하다는 판단)

 

---

특허법원의 판단 (특허법원 2020허2789)

특허법원은 특허심판원의 판단과 달리, 원고의 청구를 인용하였습니다.

[전략]
이 사건 등록상표는 "LEGOCHEMPHARMA"'와 같이 별다른 특징 없는 알파벳 대문자 14자가 연이어 결합되어 있는 문자상표로서, 문자 표장의 구성 중 띄어쓰기 없이 일체로 결합되기 있기는 하나, 앞부분의 'LEGO'는 선사용상표들과 그 외관 또는 호칭이 동일한 부분으로서, 앞서 살핀 선사용상표들("LEGO"와 "레고")의 저명성에 비추어 일반 수요자가 이 사건 등록상표의 요부로 무리 없이 인식할 수 있다고 봄이 타당하다.
[중략]
이 사건 등록상표의 표장 구성 중 'LEGO'가 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 이 사건 등록상표의 요부인 'LEGO' 부분은 표장의 전체 구성 중 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 'LEGO'만으로 다른 상표와의 유사 여부를 판단할 수 있고, .. [중략] .. 양 표장은 전체적으로 서로 유사하다. 
[중략]
따라서 이 사건 등록상표는 저명상표인 선사용상표들과 유사하여 저명상표주인 원고의 상품이나 영업의 식별력을 손상시킬 염려가 있으므로, 상표법 제34조 제1항 제11호의 등록무효사유에 해당한다.

---

대법원의 판단 (대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결)

대법원은 피고의 상고를 기각하였습니다. (즉 원심(특허법원의 판결)을 유지하였습니다.)

1. 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 취지

상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. 11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표

 

상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 취지는 출처의 오인·혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이다. 

 

여기에서 말하는 ‘식별력을 손상시킬 염려’는 '타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려'를 의미한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 참조).

 

상표등록 무효심판 청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는, 등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 여부, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 한다.

2. "LEGO" (및 "레고")가 저명상표인가?

선사용상표 1 'LEGO '과 선사용상표 2 '레고'는 완구류 등에 사용되어 온 상표로, 이 사건 등록상표 'LEGOCHEMPHARMA' 출원 당시 수요자들에게 원고의 출처를 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당한다.

 

3. 요부(要部)는 "LEGO"이고, "CHEM"과 "PHARMA"는 식별력이 없거나 미미

요부(要部)란? 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억․연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비․판단하는 것이 필요하다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지․저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

 

사용상표 1은 그중 문자 부분인 'LEGO' 부분이 독립적인 출처표시기능을 발휘하는 요부이고, 선사용상표 2는 두 글자의 한글 '레고'로 이루어진 상표로, 'LEGO'와 '레고'를 가지고 이 사건 등록상표와의 유사 여부를 판단하여야 한다.

 

이 사건 등록상표 중 'LEGO' 부분은 선사용상표들로 인해 강한 식별력을 가지고 있는 데 비하여 'CHEM' 부분은 화학 또는 화학물질 등을 의미하는 'Chemistry', 'Chemical'의 약칭으로, 'PHARMA' 부분은 약학 또는 제약을 의미하는  'Pharmacy', 'Pharmaceutical'의 약칭으로 볼 수 있어 'CHEM' 부분과 'PHARMA' 부분은 그 지정상품인 의약품류의 원재료, 효능, 용도 등을 기술하는 것으로서 식별력이 없거나 미미하다. 따라서 이 사건 등록상표 중 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행할 수 있는 요부는 'LEGO' 부분이라고 볼 수 있고, 이 사건에서 제출된 자료만으로는 피고 주장과 같이 이 사건 등록상표가 'LEGOCHEM'으로 인식사용될 것이라고 단정하기 어렵다.

 

4. "Lego chemistry"는 일반적 학술용어가 아니며, "LEGO"를 연상시킨다.

선사용상표('LEGO'와 '레고')들은 높은 인지도와 강한 식별력을 가지고 있고, 'Lego chemistry'가 '의약합성기법'이라는 의미로 화학분야에서 널리 사용되는 일반적인 학술용어라고 단정할 수 없으며, 피고가 자신이 수행하는 신약 연구개발의 특징을 나타내기 위해 반드시 'Lego chemistry'라는 용어의 약칭을 사용해야 할 필요성이 있었다고 보기도 어려운 점 등을 고려하여 보면, 피고가 선사용상표들과 연상 작용을 의도하고 이 사건 등록상표를 출원했다고 볼 여지가 크다. 또한 'LEGO' 부분은 수요자들에게 이 사건 등록상표에 관한 인상을 심어주거나 기억연상을 하게 하므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표들 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성이 높다고 보인다.

 

5. 결론: LEGOCHEMPHARMA는 저명상표 LEGO의 식별력을 손상시킬 수 있다.

이러한 사정을 모두 종합하여 보면, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우, 저명상표인 선사용상표들이 가지는 식별력 즉, 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 봄이 타당하다.